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INLEX : Comment protéger sa marque dans le Métavers ?

De nombreuses entreprises se lancent dans le Métavers qui, faute de réglementation propre, ressemble à un univers impitoyable… Nastasia Germain-Tournière, juriste en propriété intellectuelle chez Inlex Monaco, livre quelques clés pour protéger au mieux sa marque des abus.

Les litiges qui opposent certaines grandes marques à des artistes ou parfois à des personnes sans scrupules dans le web commencent à se multiplier? A titre d’exemple, le réalisateur Quentin Tarantino a proposé de vendre des NFT pour des copies numériques de son scénario rédigé pour « Pulp Fiction ». Le studio Miramax a assigné le réalisateur…

Parmi les affaires qui ont secoué le monde des NFT, on peut en effet citer l’affaire Tarantino. Pour recontextualiser l’affaire, Quentin Tarantino a annoncé en novembre 2021 son intention de réaliser des NFT à partir de scènes exclusives du film Pulp Fiction, sans parler de ce projet à la société de production MIRAMAX, à qui, il a pourtant cédé ses droits d’auteur dans les années 90. MIRAMAX a donc réagi en déposant une plainte pour rupture de contrat devant le tribunal fédéral de Californie. Néanmoins, le contrat de cession ne fait aucune mention d’un usage autorisé des droits de M. Tarantino au profit de MIRAMAX pour des NFT, dans la mesure où cette technologie ne pouvait être anticipée à l’époque. De son côté, Quentin Tarantino considère que ce projet de NFT doit être perçu comme relevant des droits relatifs à la publication imprimée de son scénario, droits qu’il n’a pas cédés dans le contrat de cession. La société MIRAMAX quant à elle, considère que ce projet de NFT doit être interprété comme relevant des droits cédés par M. Tarantino sur le film Pulp Fiction.

En clair, il conviendrait de savoir à quel mode d’exploitation ce projet NFT pourra être assimilé afin de déterminer qui est le titulaire de ces droits. Néanmoins, le tribunal n’aura pas à répondre à cette question puisque les parties ont finalement trouvé un accord amiable le 8 septembre dernier. MIRAMAX a ainsi laissé entendre qu’elle était favorable à la poursuite d’une activité commerciale autour de ces fameux NFT et souhaiterait ainsi collaborer avec Quentin Tarantino sur ce projet. Les termes de l’accord, n’ont néanmoins pas été divulgués.

Il y a aussi des cas de contrefaçons?

Dans le registre des droits des marques, nous pouvons également citer plusieurs affaires qui impliquent des grandes marques, comme l’affaire Metabirkins par exemple. Dans cette affaire, des NFT dénommés « Baby Birkin » ou encore « MetaBirkins », fortement inspirés du célèbre sac de la maison Hermès, ont été créés et vendus par un artiste, sans autorisation préalable. Hermès a donc engagé des poursuites judiciaires contre le créateur de ces NFT devant le tribunal civil de New York notamment pour contrefaçon de la marque « Birkin ». Pour l’artiste, les allégations d’Hermès sont infondées, puisque selon lui, il ne crée, ni ne vend des faux sacs Birkin, étant donné qu’il fait des œuvres d’art qui dépeignent des sacs Birkin imaginaires couverts de fourrure.

En attendant que le débat soit tranché par le tribunal, nous pouvons nous demander comment les marques de luxe peuvent se prémunir contre ce type de situation.

La propriété intellectuelle d’une entreprise est-elle protégée de facto par un dépôt ?

Pour obtenir gain de cause dans une affaire telle que l’affaire Metabirkins, le plaignant, doit démontrer qu’il possède (1) une marque valide ouvrant droit à une protection et (2) que le défendeur, a utilisé la même marque ou une marque similaire dans le commerce en relation avec la vente ou la publicité de produits ou de services, sans son consentement. Nous devons d’abord rappeler que les marques obéissent au principe de spécialité, c’est-à-dire que la protection conférée par un titre de marque n’est valable que pour les produits et services qui sont désignés au moment du dépôt, et peut s’étendre à des produits et services similaires à ces derniers.  

Ainsi, les marques protégées pour des produits physiques (vêtements, parfums etc..) ne protègent pas nécessairement leurs équivalents virtuels du fait de leur nature distincte. Il convient alors de protéger spécifiquement ces derniers.  

Quel est l’arsenal juridique existant pour protéger les marques dans le Métavers ?

De nombreuses entreprises se lancent à la conquête du monde virtuel et anticipent l’exploitation de leur marque dans le Métavers ou sous forme de NFT en redéposant leur marque avec un nouveau libellé d’activités. Il convient selon nous d’anticiper au maximum ses projets liés au Métavers afin de protéger, au plus tôt, ses marques pour ce type de produits et services.

Plusieurs classes de produits et services peuvent être concernés dans un projet lié au Métavers, notamment la classe 9 relative au jetons non fongibles (NFT), la classe 35 relative aux services de vente au détail en ligne proposant des produits virtuels téléchargeables, la classe 36 relative au transfert de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par NFT, et enfin la classe 41 relative au divertissement jeux informatiques en ligne destinés à être utilisés dans des environnements virtuels. Néanmoins la rédaction du libellé d’activités doit se faire au cas par cas par un professionnel afin de couvrir au mieux l’ensemble des activités projetées par l’entreprise, tout en étant assez précis pour éviter des refus de la part des Offices de marque.  

La réglementation actuelle monégasque et internationale s’applique-t-elle au Métavers? Ou est-ce un no man’s land?

Parmi les nombreuses questions juridiques qui se posent (ou se poseront) en rapport avec le Métavers et les NFT, les questions de propriété intellectuelle sont parmi les plus vastes et les plus importantes. Les règlementations actuelles donnent des pistes de réflexion et des premières réponses, néanmoins, il est certain que des adaptations et des réglementations complémentaires sont à prévoir pour une meilleure sécurité juridique.

Les contrats liés aux NFT sont-ils des contrats comme les autres? En cas de cession et vente de NFT, à quels aspects contractuels faut-il prêter attention ?

C’est le cas typique pour lequel la réglementation classique peut s’appliquer. Au même titre qu’un collectionneur ne détiendra pas de droits d’auteurs sur un tableau qu’il achète, la vente d’un NFT associé à une œuvre tokénisée n’implique pas, par défaut, la cession des droits d’auteur de l’artiste au profit de l’acheteur. Il convient ainsi de distinguer la vente du NFT (considéré comme un certificat d’authenticité) et la vente des droits d’auteurs associés à l’œuvre. Il existe en effet une confusion auprès des collectionneurs de NFT dans la mesure où le NFT est associé à l’idée de rareté et d’unique, ainsi, en acquérant un NFT, son détenteur imagine qu’il peut l’exploiter comme il le souhaite. Ce n’est toutefois pas le cas puisque l’acquéreur d’un NFT ne détient pas automatiquement les droits d’auteurs associés à la création tokénisée.

En cas de silence du contrat, l’acquéreur n’est réputé titulaire que du jeton, et non des droits attachés à l’œuvre. Ainsi, il n’est pas en droit, par exemple, de commercialiser l’œuvre sur des objets dérivés (ou autre support) à la suite de l’achat de son NFT. Par ailleurs, différents types de licence sont aujourd’hui utilisées sur les plateformes, comme la licence CC0, la licence commerciale ou encore la « no licence ». Il apparait donc primordial de prévoir par contrat la portée de la cession des droits d’auteur associés aux œuvres tokénisées selon le projet de l’acheteur : autorisation de modifier une œuvre tokénisée par exemple, de la modifier, ou encore sur le simple fait de pouvoir exposer l’œuvre tokénisée dans le Métavers, par exemple, qui reste une prérogative du créateur en l’absence de disposition spécifique sur ce point.

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